Warner Jenkinson Co.,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520U.S.17(1997)

初出 1999/7/20
[最新更新]Friday, 24-Jan-2014 16:48:05 JST

特許権侵害訴訟における 均等理論(Doctrine of Equivalents)の適用が肯定された事例



[事実]

Hilton Davis Chemical Co.(原告、以下P)は、 1985年に取得された合衆国特許No.4,560,746(以下「746特許」)を所有していた。 これは、染色過程で 不純物を除去するプロセス「超ろ過(ultrafiltration)」に関する特許である。 これは、浸透性膜組織を使い、一定の圧力、pHの条件下で不純物をろ過するとい うものだった。

「746特許」のクレームには、次の文言が書かれていた。

「染料の純化のプロセスに、-----、次の向上が存在する。すなわち、 水溶液を、pH約6.0から9.0、 静止水圧約200から400p.s.i.g.の下、直径5から15オングストロームの 穴を持つ浸透性膜組織を通過させて超ろ過にかける----。」

Pの本件特許以前に、すでにpH9.0以上の水溶液での超ろ過のプロセスを対象とし た「Booth特許」が存在していた。 特許審査手続きにおいて、このことを指摘されたPは、「pH約6.0から9.0」という 文言をクレームに付加していた。

これに対し、1986年、Warner Jenkinson Co.(被告、以下D) は、5.0のpHレベル、200から約500p.s.i.g.の圧力下で、 直径5から15オングストローム想定される穴を持つ浸透性透過膜組織を 使った超ろ過プロセスを開発した。 Dは、このプロセスの商用利用を始めるまで、「746特許」の存在を知らなかった。 Pは、Dが超ろ過を利用していることを1991年に知り、Dに対して特許権侵害訴訟 を提起した。

Pは、特許権のクレーム自体の侵害は存在しないことを認め、自己の請求を専ら均等理論 に根拠づけていた。 正式事実審理において、Dは、均等理論は、裁判所によって適用されるべきエクイ ティ上の法理(equitable doctrine)であると主張したが、 連邦地方裁判所は、均等性を含めた争点について陪審の評議に付した。 陪審は、「746特許」は有効であり、かつ、均等理論に基づき、DはPの特許権を侵害し ていると認定した。また、 陪審は、Dの侵害が故意によるものでないとして、Pの請求していた損害賠 償中20%の限度で損害賠償額を認定した。

Federal Circuit控訴裁判所は全員法廷(en banc)で、上訴を棄却したが、裁判官 の間で、判決理由は区々に分裂していた。 多数意見は、均等理論の存続を認め、問題のプロセスと特許権の対象たるプロセ スの間の実質的な相違があるかどうかをその基準とした。 また、多数意見は、均等性の争点は、陪審が判断すべき問題であるとしていた。 そして、本件において、陪審は、Dのプロセスが「746特許」に開示されてい る超ろ過プロセスと実質的に相違していないと判断するに足る実質的な証拠があっ たと判示した。 62F.3d1512(Fed.Cir. 1995)

Dの裁量上訴

[争点]

(1)特許権侵害に関する均等理論はそもそも存在するのか?
(2)仮に均等理論が存在するとして、その要件はなにか?
(3)均等理論は、 「審査手続過程の禁反言(prosecution history estoppel)」法理 によって制限されるか?

[結論]

破棄差戻し
Thomas裁判官による全員一致の法廷意見
(Ginsburg裁判官が執筆しKennedy裁判官が賛成した補足意見がついている)

(1)最高裁は、特許権侵害に関する均等理論を維持する。
(2)均等理論の適用は、問題になっている製品、プロセスの全体ではなく、特許のク レームの要素毎に客観的に審査して行わなければならない。
(3)均等理論は、 「審査手続過程の禁反言(prosecution history estoppel)」法理 によって制限されうるが、禁反言に該当するクレームの変更理由にあたるかどうか については、特許権者が立証責任を負う。

[理由づけ]

現在の均等理論(doctrine of equivalents)は、1950年のGraver Tank判決により、 定式化された。 これによれば、特許のクレーム(patent claim)の明示的文言に違反していない製 品、プロセスであっても、問題の製品、プロセスと、特許の対象たる発明のクレー ムの要素との間に「均等性(equivalence)」があれば、特許権を侵害するという のである。

上訴人は、この法理の死亡宣告を求めているが、最高裁はそれを拒絶する。しか し、Federal Circuit連邦控訴裁判所内に意見の不一致が存在しているので、こ の法理の適切な範囲について明確化しようと思う。

Graver Tank判決は、溶接に使う化学物質の組成の相違が問題になった事例である。 侵害者が、特許権の、組成中1つの化学物質をクレームの文言に含まれない化学 物質と入れ換えた場合において、均等理論が適用され、特許権侵害が認められた。 このとき、最高裁は、 この法理を適用するにあたって、いくつかの考慮すべき事項を掲げていた。

そこにおいては、均等性は、 特許権のコンテクスト、それ以前の技術、事件の特定の状況に 照らして判断されるべきこと、また、重要な要素として、その技術に精 通している人間が、合理的に組成要素の交換可能性について知りうるかどうかが あげられていた。

上訴人Dは、1950年のGraver Tank判決は、1952年の改正特許法により無効化され たと主張する。 すなわち、均等理論は、改正特許法、特にそのうちの、 (1)クレーム規定(35U.S.C.§112)、(2)特許権再発行手続き規定(35U.S.C. §§251-252)、(3)特許商標局(PTO)による特許審査手続きの第一義性、(4)「手 段(means)」クレームにおける均等性規定(35U.S.C.§112¶6) に矛盾するというのである。これらの主張は最後の1つを除きすべて、1870年の特許法 の下、Graver Tank事件においても主張されたが、多数意見の採るところとはな らなかった。 1952年法は1870年法と、クレーム、再発行、PTOの役割の点で重要な違いはない。

1952年法は、その「手段クレーム規定」で、部分的に均等理論を採用したのであり、 他の部分ではこれを否定したという、上訴人の最後の論点については、 そのような解釈はとれないと考える。 この規定は、発明を記述しないで新規性について機能的な説明をししていた クレームの効果を否定した最高裁判例 (Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker,329 U.S. 1, 8 (1946) ) を覆すために制定された。 この条文は、機能ないし「手段」クレームを許可する反面、そのような広範な文 言のクレームは、特許の明細書に記述された実際の手段と「均等」な手段にのみ 制限されるということを示している。 しかし、この条文は、それ以外の場合における均等理論については何も規定して いない。 特定の問題を解消するために制定され、その治癒がもたらす潜在的な副作用を予 防するために行われた議会の立法行為が、 一般的な反対解釈を許すものとして広く解釈されるべきではない。 議会は、Halliburton判決に対応したように、Graver Tank判決にも対応できたは ずなのにもかかわらず、そうしなかったのである。 したがって、35U.S.C.§112¶6を理由に、均等理論一般を否定することはできな い。

しかし、均等理論が、特許のクレームの制限を逸脱する危険性があることは確か である。 仮に、均等理論が広範に適用されれば、クレーム要件の定義的機能、公衆への通 知機能が損なわれる。

特許のクレームに含まれる要素はそれぞれ、特許権の範囲を画するのに重要で あるとみなされる。 したがって、 均等理論は、発明全体に対してではなく、 クレームの個々の要素に対して適用されなければならない。 さらに、均等理論をクレームの個々の要素に対して適用することが、 その要素全体を消し去る結果になってもいけない。 このような限界の枠内において、均等理論は、特許のクレームの機能の中心的機 能を侵害することはないと考えられる。

上訴人Dは、均等理論の適用を限定しようとして、さらに次のように主張していた。

第一に、上訴人Dは、Graver Tank判決の法理は、特許権侵害についての確立した 制限法理、「審査手続過程の禁反言(prosecution history estoppel)」 あるいは「file wrapper エストッペル」とよばれている法理を覆すものではないと 主張した。 被上訴人は、特許審査手続き過程で、クレーム中のpH値の要素について、6.0か ら9.0の間に限定していた。 理由はどうあれ、特許審査手続き中、放棄したクレームの要素は、後になって均等部分 だからといって特許権の保護範囲に取り戻すことはできないというのである。

Dのいうように、Graver Tank判決の法理は、均等理論の制限としての 「審査手続過程の禁反言」の法理を無にするものではない。 しかし、特許審査手続中、申請者が行った変更理由は、無関係であるというのは 行き過ぎである。 「審査手続過程の禁反言」の法理は、既存技術を避けたり、明白性 (obviousness)のような特許を無効にするような特定の問題に注意を向けること と関連している。

どの判例でも、最高裁は、特許庁がクレーム変更を要求したことの背後にある理由づ けを審査してきた。 特許庁がクレーム変更を要求する理由には様々なものがある。 特許庁が、均等物を制限する意図がないか、あるいは、均等物を許容するような文言を 期待して変更を要求している場合に、裁判所は、実質的な理由もなしに、そのよ うな特許庁の基本的な仮定を崩すことには極めて消極的である。

本件では特許審査過程で、pH値が6.0から9.0という文言がクレームに付加された。 このうち上限の9.0が既存の「Booth特許」と区別するためであることに争いない が、下限の6.0が挿入された理由は明らかでない。 pH6.0は、クレームの重要な要素になっているが、だからといって、この要素に ついて均等理論の適用が除外されることにはならない。 クレーム変更が、既存技術とは無関係であり、新しい要素を導入することになっ たとしても、必ずしも、その要素の均等物による特許権侵害がなくなるわけでは ないのである。

しかし、記録上、pH値6.0が加えられた理由が明らかでない場合、どう判断すべ きかという問題が残る。 クレームの変更理由のうち一定のものがあった場合、 「審査手続過程の禁反言(prosecution history estoppel)」は適用されなくなる、 ということは、 変更理由の欠如によりこの禁反言法理が排除されるということと同じではない。 このような場合には、 賢明な準則として、特許権者に、特許申請手続き中の変更理由についての立証責任を負 わせるべきであると考える。 裁判所は、その理由が、変更によって付加された要素について均等理論を適用す ることを阻む「審査手続過程の禁反言」 を乗り越える事由に該当するかどうかを決定する。 特許権者によって、何の説明もなされない場合には、 特許局は、変更によって付加された限定要素を挿入するための、特許対象性に関する 実質的理由があったと推定すべきである。 このような状況においては、「審査手続過程の禁反言」 は、その要素についての均等理論の適用を阻害する。

被上訴人Pは、pH値6.0をクレームに付加した理由について明らかにしていないた め、その理由が禁反言法理を排除するのに適当なものであったかどうかを判断す ることはできない。 この点については、差戻し後、Federal Circuit控訴裁判所が、 このような理由が提示されていたかどうか、 このような理由を確証するための機会をさらに付与すべきかどうかを 判断する。

第二に、上訴人Dは、実質的相違は、均等理論による特許権侵害の必要条件 であっても十分条件ではないと主張していた。 Graver Tank判決は、「無節操な(unscrupulous)複製家」「海賊行為(piracy)」 の問題に対処するために出されたものであるとして、 この法理の適用にあたっては、事実関係における当事者の衡平(equities) について審査しなければならないというのである。 たしかに、均等理論は、複製や海賊行為の防止に役立つが、このような特定の利 益が得られる場合にのみ適用が制限されるわけではない。

また、上訴人Dは、Graver Tank判決において、 侵害者が独自の実験を行っていないことが、この法理に対するエクイティ上の 抗弁(equitable defense)を支持するものとされていた点について指摘する。 Federal Circuit控訴裁は、この点について、 「実質的な相違」の要件を間接的に反映したものであるとして説明している。 Federal Circuit控訴裁は、故意の複製行為は、実質的相違が存在 しないという反証可能な推論を可能にし、 特許権のクレームを意図的に回避しようと設計する行為は、実質的相違が存在 するという反証可能な推論を可能にすると解釈していた。 しかし、このような区別の仕方には改善の余地が大きい。 少なくとも、故意の複製家が特許権侵害訴訟を避けようとして小さな変更を加え ることと、クレーム回避のための設計を行う漸進的改善家が許される限りの利得 をあげようとすることとの間で区別をどうやってつけたらいいのかが疑問である。

しかし、Graver Tank判決において、独立した研究や実験を問題にしている部分 は、別の説明が可能である。 すなわち、そこでは特許権の対象たる化学物質の組成と、侵害者によって代替さ れた化学物質の組成の間の交換可能性が問題になっていたのである。 独自の実験の必要性を示した部分は、その技術に習熟した者が、この ような交換可能性についての知識を持っていたのかどうかということに関係して いる。 一般的に知られている交換可能性は、同等性について実質的に関係する客 観的な要素の一つだった。 侵害者が独立した実験を行っていたことは、交換可能性が一般的にその技術に習 熟した者の間で知られていた かどうかという客観的な問題を直接示すことにはならないが、 多くの場合、 このような知識があったことを示す証明力があると考えられるだろう。

上訴人Dは、Graver Tank判決の法理に、故意の要素が含まれる旨を主張するが、 最高裁はそれを要件とはしない。Graver Tank判決以前の判例や、特許権侵害 についての客観的なアプローチに適合的で、より良いアプローチは、均等理論の 適用には、侵害者の故意の要素は関係ないということである。

最後に、Dは、均等理論は、特許権自体によって開示されている均等物に ついてのみ限定適用されるべきであると主張していた。 また、これよりゆるやかな立場としては、均等理論は、特許権が発行された時点におい て知られていた均等物に対してのみ適用されるべきであるという。

均等理論の客観的な性質に関してすでにみたように、技術に習熟した者が交換 可能性について知っていたかどうかは、それ自体が問題なのではなく、 それが、事実認定者にとって、類似性や相違についてどれだけのことを 示すかに関連しているのである。 仮想的合理人の視角が不法行為における「過失(negligence)」概念に内容を与 えるように、 技術に習熟した者の視角は、「均等性」の概念に内容を付与し、また、その限界 を画する。 「均等性」の判断時、また、両者の要素間の交換可能性についての知識の判断時は、 特許が発行されたときではなく、侵害時であるとされるべきである。 このようにして、 均等性の判断時について解することにより、Dのゆるやかな主張を排除するこ とは、当然、より厳格な主張、すなわち、均等理論は特許権自体によって開示さ れている均等物にのみ適用になるという主張も排除されることを意味する。

残された問題は、「均等性」の定式化についての争いである。 下級審においては、機能、方法、結果の3点を内容とする 「三面同一性(triple identity)」テストと、「非実質的相違(insubstantial difference)」テストとの 間で、両当事者に争いがあった。 前者は、機械装置の分析に適するが、その他の製品やプロセスの分析にはあまり 適していないという点については、実質的な合意が存在しているようである。 また、後者は、なにをもって「非実質的」相違とするかについてなんら付加的な指針を 与えていないことも確かである。

特定の言葉による定式化は、そのテストが、本質的な問題、すなわち、 問題の製品、プロセスは、特許権の対象たる発明のそれぞれのクレームの要素と 同一ないし均等であるかどうか、という点を証明するかどうかに比 べれば重要ではない。 異なる事実関係によっては、異なった言語的定式化が適切であろう。 この点については、Federal Circuit控訴裁判所が、均等性を分析するために、 特定の言葉の選択を行うことに委ね、最高裁として細かく監督することはしな い。



[コメント]

本件の、 下級審である Federal Circuit連邦控訴裁判所判決の理由づけは次のように区々に分かれていた。 多数意見は、均等理論を肯定し、その基準は実質的相違基準であるとしていた。 しかし、 12名の裁判官中、5人が反対意見を表し、そのうち4人は、 そもそも、均等理論は、クレームの範囲を不適切に拡大し、特許による独占権の範囲を公衆 に知らせるというクレームの役割に反するとして、この理論自体に批判的であっ た。 反対意見を書いた最後1人の裁判官(Nies裁判官)は、製品ないしプロセスの全体的な比較 ではなく、個々のクレームの要素について均等理論を適用すべきであると主張し ていた。このようにして、均等理論とクレームの拡大解釈禁止の間のバランスをとろ うとしたのである。 Thomas裁判官は、基本的にこのNies裁判官の立場を採用したといえる。

また、この判決では、特許庁の審査手続き過程で、 クレームの変更がなされた場合、 そこで放棄された要素について後に特許権侵害を主張できないという 「審査手続過程の禁反言」の法理も争点の1つになっていた。 そして、この法理と、特許権侵害訴訟における、 「均等理論」との関係が問題になっていたのである。 この両者は、一見矛盾対立しており、このことは、特に、クレーム変更の理由が不明 であるときにどう解決すべきかを決定するときに先鋭化する。 Thomas裁判官の解決法は、 クレームの変更は「審査手続過程の禁反言」に該当するという 反証可能な推定(rebuttable presumption) を導入し、その反証責任を特許権者のほうに負わせるということであった。 つまり、クレーム変更の理由が不明の場合には、 特許権者は、そのクレームの要素の変更が特許取得可能性に関係ない理由によって 行われたことを立証できない限り、「均等理論」による特許権侵害を請求できな いというのである。

「均等性」の判断が、陪審に委ねられるべきか、それとも裁判官限りで判断でき るかということについては、本件の争点を解決するのに判断する必要 ない問題であるとして、本判決は、特定の立場を採用しなかった。 下級審であるFederal Circuit控訴裁判所の多数意見は、 本件の特許クレームのプロセスと侵害プロセスとの間の均等性について、陪審の 判断事項としていたが、 最高裁は、ただ、そのような判示を十分支持する最高裁先例があることを指摘す るにとどまる。 クレームの解釈は陪審ではなく裁判官によるものとしたMarkman判決も、 本件における Federal Circuit控訴裁判所判決と異なる結論を要請するものでは ないという。(Machine Co. v. Murphy, 97 U. S.120,125(1878); Winans v. Denmead, 15 How.330,344(1854))

Thomas裁判官の判決は、「均等理論」の要件について、クレームの要素毎に検討 するという客観的な基準を出し、また「均等理論」と 「審査手続過程の禁反言」法理との関係も明らかにしてはいるが、 実際の「均等理論」の基準の定式化や、均等性の判断権者が陪審か裁判官かと いった重要な論点についての判断を回避している。 これらの残された問題は、判例法上、大きな不安定要因である。

特に、クレームの解釈を裁判官の専権事項としたMarkman判決の後を受け、「均 等理論」におけるクレームの「均等性」の解釈もまた陪審ではなく、 裁判官限りでできる という立場を最高裁が示す ことが期待されていただけに、この点についての混乱はしばらく続くであろう。 本判決は、この点について、Federal Circuit控訴裁に委ねているので、 その判例法理が明確な基準を打ち出すことが期待されるが、 本件の控訴審判決をみると過大な期待はできないことが分かる。

[参考]



参考判例

参考文献
  1. Charles Robert Lewis, Case Note, 76N.C.L.Rev.1936(1998)
  2. The Supreme Court 1996 Term Leading Cases, 111Harv.L.Rev.135, 400(1997)
  3. 高岡亮一『特許のルールが変わるとき:知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害 事件「フェスト」』(日経BP社 2002)


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芹澤英明
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